Come registrare un marchio commerciale negli Stati Uniti

Come registrare un marchio negli Stati Uniti ?

Il Trademark ed i diritti della proprietà intellettuale rappresentano molto spesso uno degli assets più importanti e preziosi per un’azienda: attraverso il marchio, l’azienda si rende riconoscibile al consumatore e rende i propri beni o servizi distinguibili da quelli offerti sul mercato dai propri concorrenti. I consumatori si affidano al marchio per identificare un determinato bene come proveniente da un certo produttore e per ricollegare allo stesso certe importanti caratteristiche (o la loro mancanza), quali valore, qualità, prezzo, durata, affidabilità, ecc.

Il proprietario di un trademark ha il diritto esclusivo al suo utilizzo in relazione ad un certo prodotto o servizio. Negli Stati Uniti, il diritto all’uso esclusivo di un marchio sorge in capo alla persona, fisica o giuridica, che per prima utilizza lo stesso in commercio, al contrario di altri paesi in cui detto diritto si acquista con la registrazione.

Le domande di registrazione dei marchi negli USA devono essere depositate presso lo United States Patent and Trademark Office (USPTO). Detta agenzia, oltre ad amministrare il procedimento di registrazione, ha anche poteri di vigilanza e controllo sull’uso dei trademarks e funge da organo giudicante per certe determinate controversie.

Atteso che, come notato in precedenza, negli Stati Uniti il diritto esclusivo all’uso di un marchio sorge in capo al soggetto che per primo lo utilizza in commercio, ne discende che la registrazione del marchio non è un requisito necessario per ricevere tutela contro le violazioni di terzi, essendo sufficiente a tal fine provare l’uso prioritario. Tuttavia, la registrazione del trademark presso lo USPTO offre al titolare del marchio vantaggi significativi, come ad esempio:

• Presunzione legale di proprietà del marchio;
• Diritto all’uso esclusivo del marchio a livello federale;
• Diritto ad ottenere danni triplicati e condanna al pagamento delle spese legali in caso di violazione da parte di terzi;
• Incontestabilità dell’uso del marchio decorsi cinque anni dalla registrazione;
• Diritto ad usare il simbolo ®;
• Possibilità di registrare il marchio in altri paesi senza fornire prova dell’uso in commercio;
• Diritto di impedire l’importazione di prodotti contraffatti.

Requisiti per la registrazione del marchio negli Stati Uniti

Utilizzo in commercio. Il diritto all’uso esclusivo del trademark viene tutelato purché il marchio venga effettivamente utilizzato in commercio. Tuttavia, è consentito depositare domanda di registrazione anche prima che ciò avvenga. In entrambi i casi, anche se con tempistiche diverse, l’applicant è tenuto a produrre uno o più specimens, ovvero campioni del prodotto atti a provare l’uso del marchio in commercio (vedi infra).

Distintività. Per poter essere registrato e godere di tutela, il marchio deve presentare un carattere distintivo tale da identificare i beni o servizi a cui è collegato come provenienti da una specifica fonte. Se un trademark ha carattere distintivo, può essere registrato nel Principal Register dello USPTO e beneficiare di tutela legale completa. Esempi tipici di marchi distintivi sono costituiti da parole non presenti nel vocabolario, quali ad esempio Kodak, Nikon, Exxon, Pepsi, Xerox. Questi tipi di marchi godono di una protezione totale ed immediata. Un’altra categoria di marchi distintivi è rappresentata da parole di significato comune non aventi, però, alcuna relazione con i prodotti o le merci che il marchio identifica. L’esempio più popolare tra questi è il trademark “Apple”, che associa un frutto come la mela ad una serie di prodotti e servizi a contenuto tecnologico. Se un marchio, per contro, è puramente descrittivo, potrà essere registrato soltanto nel Supplemental Register ed acquisire tutela completa solo quando avrà acquisito carattere distintivo col decorso tempo (c.d. “secondary meaning”). Un trademark è considerato descrittivo quando descrive unicamente le caratteristiche di un prodotto. Esempi di marchi puramente descrittivi sono “Cold & Creamy” per gelati, o “Beef and Beer” per ristoranti. Se un marchio è semplicemente generico, non potrà mai essere registrato nè godere di tutela legale. Esempi di marchi generici sono, molto banalmente, “Arancia” per identificare arance, o “Scarpe” per identificare scarpe, ecc. Un trademark può presentare carattere distintivo sin dalla nascita e diventare generico col passare del tempo. Ciò accade quando un marchio è diventato così celebre che il suo nome, dopo un certo periodo, ha iniziato ad identificare il prodotto stesso piuttosto che il suo produttore. Tipici esempi di marchi divenuti generici sono Xerox, Velcro, Aspirina, Jet Ski, Thermos e così via. Quando un marchio diventa generico, il suo proprietario non può impedire a soggetti terzi di utilizzare un marchio identico o simile per i propri prodotti. In tali casi, spetta al titolare mettere in atto un’intensa campagna pubblicitaria in modo che il consumatore torni ad associare quel determinato marchio con il produttore e non con il prodotto in sé e per sé.

Non confondibilità del marchio. Due marchi identici o simili presenti nella stessa classe di beni o servizi non possono coesistere né possono essere contemporaneamente registrati. Due marchi sono considerati “confondibili” se ci sono buone probabilità che il consumatore medio possa essere indotto a credere che i beni o servizi recanti detti trademarks provengano dalla stessa fonte. Non esiste alcun rischio di confondibilità se due marchi confondibili tra loro sono usati per identificare prodotti venduti in settori merceologici diversi. Un marchio può essere considerato confondibile o simile ad un altro se si può riscontrare:

• somiglianza quanto alle parole: ad esempio Woody Stout, Woody Wheat e Woody Brown Ale per birra. Frickin ‘e Flip’n Chicken per servizi di ristorazione. Alair e Holaira per dispositivi medici per il trattamento delle malattie polmonari.
• somiglianza nell’aspetto e nel design;
• somiglianza quanto al suono: ad esempio, Seycos vs. Seiko, Entelect vs. Intelect; Cana vs. Canya; Kresco vs. Cresco;
• somiglianza quanto al significato: ad esempio: Mr. Clean vs. Mr. Rust; Promise vs. Pledge.

Marchi ingannevoli. Un trademark è considerato ingannevole quando trasmette al consumatore una descrizione fuorviante dei beni o dei servizi che identifica. Ad esempio, la registrazione del marchio TITANIUM è stata rifiutata in relazione a certi determinati autoveicoli non contenenti titanio. Il trademark SILKEASE è stato ritenuto ingannevole con riferimento a capi di abbigliamento non contenenti seta.

Nomi di persona. Il nome di una persona vivente non può essere registrato come trademark se non a seguito del consenso scritto della stessa, che deve essere fornito allo USPTO.

Tipi di Tradermaks

Un marchio può consistere in parole, frasi, simboli, disegni e loro combinazioni. Un trademark può anche essere costituito da suoni, odori, colori, forme, domain names, packages e c.d. aspetto commerciale.

Service Marks. I service marks sono trademarks che identificano un servizio piuttosto che un bene. Non vi è alcuna differenza tra i marchi di servizio e altri tipi di marchi quanto a procedura di registrazione e tutela.

Marchi di certificazione I marchi di certificazione attestano che un determinato prodotto soddisfa certi requisiti o standards stabiliti dall’ente certificatore. Il marchio non viene utilizzato dall’ente certificatore, ma solo da terzi al fine di identificare prodotti o servizi che soddisfano i requisiti stabiliti dall’ente certificatore.

Marchi collettivi. I marchi collettivi appartengono ad un’organizzazione o associazione i cui membri li possono utilizzare per distinguere i loro prodotti dai prodotti provenienti da soggetti non membri.

Il procedimento di registrazione del marchio negli USA

Trademark clearance

Prima di depositare la domanda di registrazione è altamente consigliato effettuare una ricerca preventiva volta ad individuare la presenza nello stesso settore merceologico di marchi potenzialmente confondibili con il marchio che si intende registrare. Una prima ricerca di base dovrebbe essere condotta, come minimo, sul database dei trademarks tenuto dallo USPTO e su Google. Successivamente, qualora la situazione lo richieda, dovrebbe essere condotta una ricerca più approfondita.

Domanda di registrazione del trademark

Una volta che l’indagine preliminare è stata completata ed i risultati mostrano che un certo determinato trademark può essere registrato senza problematiche apparenti, è possibile depositare la domanda di registrazione presso lo USPTO. Se il trademark soddisfa i requisiti principali sopra descritti (distintività, non confondibilità, ecc.) non dovrebbero sussistere cause ostative alla sua registrazione nel Principal Register.

Come notato in precedenza, se un marchio viene considerato descrittivo, può comunque essere ammesso alla registrazione nel Supplemental Register. Secondo alcune opinioni, l’uso continuativo di un trademark descrittivo per un periodo di cinque anni costituisce prova automatica dell’acqusita distintività del marchio e dunque della sua idoneità a passare nel Principal Register . Tuttavia, nella maggior parte dei casi l’esaminatore richiederà ulteriori prove attestanti che il marchio è diventato abbastanza conosciuto da identificare compiutamente i prodotti o i servizi coperti.

La domanda di registrazione può essere depositata online visitando il sito web dello USPTO. Le applicazioni cartacee sono ancora permesse, ma sono fortemente scoraggiate anche in termini di filing fees, notevolmente più alte rispetto alla versione online.

La domanda include, in primo luogo, le informazioni generali relative al titolare del marchio e alla sua descrizione. Come notato sopra, in genere un marchio è costituito da parole, disegni o una combinazione degli stessi. In caso di combinazione di parole e disegni, è necessario caricare sul sito dello USPTO un file jpg che riproduce il marchio. Altrimenti basterà semplicemente digitare le parole che costituiscono il marchio. Se le parole contenute nel marchio non sono in inglese, deve essere fornita una traduzione indipendentemente dalla lingua in cui ogni data parola ha un significato. Questo non è un aspetto secondario, perché se il richiedente non fornisce la traduzione in prima istanza, gli sarà addebitato un costo aggiuntivo in un secondo tempo, al momento dell’esame della pratica.

Il prossimo step della domanda è l’indicazione della classe merceologica di registrazione. Esistono 45 classi standard di beni e servizi ai sensi della Classificazione di Nizza, e spetta al richiedente individuare la classificazione ritenuta più appropriata per i prodotti o servizi a cui il trademark si riferisce. Lo stesso bene o servizio può essere incluso in più di una classe. Per ogni classe merceologica lo USPTO addebita una filing fee non inferiore ai $225.00.

Filing Basis

Dopo aver indicato le classi di beni o servizi sotto le quali si intende registrare il trademark, il richiedente è tenuto a scegliere la c.d. filing basis, o base di deposito, per la sua domanda. Come precedentemente osservato, è possibile presentare una domanda basata sia sull’uso effettivo ed attuale del marchio in commercio, sia sull’intenzione di utilizzare il marchio in futuro (intent-to-use basis). In entrambi i casi, sia pure in momenti diversi, il richiedente è tenuto a fornire prova dell’uso in commercio del marchio depositando uno o più specimens, o campioni, nel senso chiarito in precedenza.

Gli specimens accettati possono variare a seconda del bene o servizio di che trattasi: tra i più comuni troviamo cartellini, etichette, immagini, annunci pubblicitari, pagine Web, biglietti da visita ecc. Tutti gli specimens indicati per essere accettati devono riprodurre chiaramente il marchio che si intende registrare.

Un’altra filing basis è la registrazione (o domanda di registrazione ancora pendente) di un marchio effettuata in un paese straniero. In tal caso non sarà necessario provare l’uso in commercio. Il paese straniero deve essere firmatario della Convenzione WIPO di Parigi.

Esame da parte del legale USPTO assegnato al caso

Trascorsi circa tre mesi dal deposito della domanda, un esaminatore nominato dallo USPTO (c.d. examining attorney) esaminerà la domanda ed emetterà un provvedimento tramite il quale (i) la registrazione può procedere allo step successivo (v. infra Pubblicazione e Opposizione), oppure (ii) vengono sollevate obiezioni sotto forma di c.d. Office Actions. L’esame del legale USPTO verterà sulla correttezza formale della domanda e sulla sussistenza dei requisiti sostanziali del marchio visti in precedenza, quali distintività, non confondibilità ecc.

Office Actions

Se l’esaminatore solleva obiezioni alla registrazione del marchio proposto, emetterà una office action, ovvero una comunicazione, generalmente via email, con cui l’applicant viene reso edotto del fatto che il procedimento non può passare alla fase successiva in quanto sono state riscontrate certe determinate problematiche. A questo punto, il richiedente ha sei mesi di tempo per inviare le sue controdeduzioni. Alcuni tipi di office actions, per lo più quelle basate sul mancato rispetto dei requisiti formali della domanda, sono facilmente risolvibili e tipicamente sarà sufficiente una semplice modifica dell’application. Altri tipi di office actions, in particolare quelli basate su mancanza di carattere distintivo e/o confondibilita` del trademark, richiedono una risposta formale contenente argomenti legali e case law che consentano di superare le obiezioni sollevate. Prima di inviare la risposta, è una buona pratica contattare l’esaminatore e cercare di ottenere suggerimenti utili su come redigere il documento. Se nonostante la risposta dell’applicant il rifiuto persiste, questi ha il diritto di presentare ricorso presso il Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) e, successivamente, presso la giurisdizione delle corti federali statunitensi. Vedi il nostro post Registrazione Trademark e Likelihood of Confusion.

Pubblicazione e opposizione

Qualora l’esaminatore approvi la domanda, il trademark sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’USPTO. Entro 30 giorni dalla pubblicazione chiunque vi abbia interesse può presentare un’opposizione alla registrazione del marchio in questione. Nel 99% dei casi questi tipi di opposizione provengono da proprietari di altri marchi con cui il trademark appena pubblicato è potenzialmente confondibile. Il procedimento di opposizione è gestito dal TTAB. Nella maggior parte dei casi le parti raggiungeranno un accordo per risolvere la controversia prima che il procedimento di opposizione giunga al termine. Generalmente le parti stipulano un c.d. coexistence agreement che lascia a ciascuna il diritto ad utilizzare il proprio trademark sia pure con alcune limitazioni reciproche.

Registrazione

Scaduto il termine di 30 giorni dalla pubblicazione senza che opposizioni siano intervenute, il marchio può essere registrato e un certificato ufficiale di registrazione sarà rilasciato al richiedente. Come precedentemente notato, in caso di domande basate sull’intent of use, se non viene presentata alcuna opposizione lo USPTO emetterà una Notice of Allowance, alla quale dovrà seguire uno Statement of Use corredato con gli specimens entro i 6 mesi successivi.

Manutenzione

Al fine di mantenere in vita la registrazione del marchio, il suo proprietario è tenuto a depositare presso lo USPTO: (i) una Dichiarazione di Uso Continuato o una Dichiarazione combinata di Uso Continuato e Incontestabilità, tra il quinto e il sesto anniversario della registrazione (quest’ultima è consentita solo per i marchi inclusi nel Principal Register); (ii) una domanda di rinnovo ogni 10 anni (la prima volta tra il nono e il decimo anniversario dalla registrazione).